天衡知識產(chǎn)權(quán) | 以《江蘇省高級人民法院侵害商標權(quán)民事糾紛案件審理指南》第40號案件為例，討論什么是商標權(quán)惡意訴訟的反賠請求權(quán)？
前言
商標權(quán)惡意訴訟行為不僅浪費司法資源，而且損害正當(dāng)使用人的利益。江蘇高院于2020年12月出臺的《江蘇省高級人民法院侵害商標權(quán)民事糾紛案件審理指南（修訂版）》（以下簡稱“《指南》”）規(guī)定了“因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)”。因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)，實質(zhì)上就是追究不法行為人因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害賠償責(zé)任的權(quán)利。本文以《江蘇省高級人民法院侵害商標權(quán)民事糾紛案件審理指南》第40號案件為例，對商標權(quán)惡意訴訟的反賠請求權(quán)之概念、法律依據(jù)、適用條件等進行分析和探討。
一、案情介紹
1998年至2003年，比特公司是美國賽德公司在中國的代工商。2006年，賽德公司兼并了TELEMATRIX.INC.，并使用TELEMATRIX作為企業(yè)名稱。2006年起，中訊公司接受美國賽德公司的委托，加工TELEMATRIX品牌酒店電話機產(chǎn)品。2007年，比特公司在第9類電話機等商品上申請并獲得注冊TELEMATRIX商標。2008年1月，比特公司向中訊公司發(fā)出律師函，指稱其涉嫌侵害TELEMATRIX商標權(quán)。2008年3月，中訊公司向無錫市中級人民法院提起確認不侵害比特公司TELEMATRIX商標權(quán)的訴訟。比特公司同時也向日照市中級人民法院提起商標侵權(quán)訴訟，請求判令中訊公司停止商標侵權(quán)。日照市中級人民法院將該案移送無錫市中級人民法院并案審理。2009年，經(jīng)無錫市中級人民法院裁定準許，兩公司均撤回起訴。2013年7月，國家商評委認定比特公司申請的爭議商標系“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”，據(jù)此裁定撤銷爭議TELEMATRIX商標。2016年4月，中訊公司向法院起訴稱，比特公司的惡意訴訟破壞了中訊公司在行業(yè)內(nèi)的聲譽，致使中訊公司失去了巨大商業(yè)機會并造成了巨額經(jīng)濟損失，請求判令比特公司賠償中訊公司損失612萬元和合理支出10萬元，并在全國性媒體上消除影響。
法院認為：比特公司在明知TELEMATRIX商標系搶注他人在先使用并有一定影響的商標情況下，以損害中訊公司合法權(quán)益和獲取非法利益為目的，提起訴訟，符合惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的構(gòu)成要件，構(gòu)成惡意訴訟。在此基礎(chǔ)上，法院考慮中訊公司現(xiàn)實的經(jīng)濟損失、中訊公司預(yù)期利潤的損失以及惡意訴訟對社會誠信體系的破壞、應(yīng)對此種行為給予相應(yīng)懲戒等因素判決比特公司賠償中訊公司經(jīng)濟損失及合理費用100萬元。
二、因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)的基本概念及法律依據(jù)
根據(jù)《江蘇省高級人民法院侵害商標權(quán)民事糾紛案件審理指南》的規(guī)定，因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)，是指在行為人提起的商標權(quán)訴訟構(gòu)成惡意訴訟的前提下，受害人有權(quán)向惡意訴訟行為人請求賠償?shù)臋?quán)利。其中，惡意訴訟是指行為人明知其獲得的商標權(quán)不具有實質(zhì)上的正當(dāng)性，卻以其形式上享有的商標權(quán)為依據(jù)，以不正當(dāng)競爭、妨礙對方正常經(jīng)營等為目的，對他人提起商標權(quán)訴訟，給他人造成損害的行為。
最高人民法院2011年公布的《民事訴訟案由》中，“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害賠償責(zé)任糾紛”首次成為我國民事訴訟的法定案由，這標志著我國法院審理因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害賠償責(zé)任訴訟案件從此有了案由依據(jù)。2019年修訂的《商標法》針對惡意提起商標權(quán)訴訟的民事賠償和司法處罰作出規(guī)定，申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，否則可以在法定期限內(nèi)申請該注冊商標無效，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，受害人可以請求賠償。對惡意申請商標注冊的，根據(jù)情節(jié)給予警告、罰款等行政處罰；對惡意提起商標訴訟的，由人民法院依法給予處罰。
三、因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)的適用條件
（一）行為人提起商標權(quán)訴訟無事實或者法律依據(jù)。
此處的“無事實或者法律依據(jù)”不單單指行為人沒有商標權(quán)，更常見的表現(xiàn)形式為行為人雖然享有形式上“合法”的商標權(quán)，但是該商標權(quán)往往不具有權(quán)利存在的正當(dāng)性、實質(zhì)性基礎(chǔ)。比如惡意搶注他人的商標并提起侵權(quán)訴訟、搶注公共領(lǐng)域的通用詞匯、在權(quán)利基礎(chǔ)已經(jīng)喪失的情況下或者偽造權(quán)利基礎(chǔ)提起訴訟。在“TELEMATRIX”案中，比特公司提起對中訊公司的商標權(quán)侵權(quán)訴訟時，雖然表面上擁有TELEMATRIX商標權(quán)，但該商標權(quán)是比特公司“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”而取得的，其并不享有實質(zhì)上正當(dāng)?shù)臋?quán)利基礎(chǔ)。
（二）行為人提起商標權(quán)訴訟主觀上具有惡意。
行為人的惡意在實踐中往往難以認定，因為惡意是行為人可歸責(zé)的主觀心理狀態(tài)，我們無法探知他人的內(nèi)心，只有以行為人的不法行為表現(xiàn)出來，才能對此予以評判。司法實踐中，認定行為人是否存在主觀“惡意”可考慮在先商標的顯著性、在后商標注冊人與在先商標使用人的地域臨近程度、行為人的商標權(quán)的穩(wěn)定情況、在線商標的知名度、在先商標人與在后注冊人之間的關(guān)系、行為人的商標的注冊頻率以及注冊量、商標注冊后的轉(zhuǎn)讓情況等因素。
在“TELEMATRIX”案中，法院主要從認識因素和目的因素兩方面來認定行為人的惡意?；谡J識因素考慮，相關(guān)生效裁判均已認定比特公司系以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，也即比特公司在申請注冊時，已經(jīng)明知TELEMATRIX商標系他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，自己是以不正當(dāng)手段予以搶注，具有惡意?？陀^上，比特公司作為相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營者，對TELEMATRIX商標具有較高知名度和影響力確實知曉。基于目的因素考慮，比特公司在2008年3月19日（起訴狀時間）提起起對中訊公司的商標權(quán)侵權(quán)訴訟之前，仍在其公司網(wǎng)站上宣稱“作為國際上與德利達、TELEMATRIX齊名的三大酒店電話機品牌之一，比特在產(chǎn)品和服務(wù)上一直追求領(lǐng)先”。該事實進一步證實了比特公司申請注冊TELEMATRIX商標后，一直明知該商標系其搶注他人在先使用并有一定影響的商標。同時，由于中訊公司、比特公司同是酒店電話產(chǎn)品的專業(yè)生產(chǎn)商，兩公司存在競爭關(guān)系。比特公司起訴要求中訊公司停止生產(chǎn)、銷售、宣傳TELEMATRIX商標產(chǎn)品，其目的顯然是排擠競爭對手中訊公司，以壟斷TELEMATRIX商標相關(guān)產(chǎn)品在國內(nèi)的生產(chǎn)銷售。
（三）行為人惡意提起商標權(quán)訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起商標權(quán)訴訟具有因果關(guān)系。
商標權(quán)惡意訴訟造成的損失包含積極損害和消極損害。就積極損害而言，假若沒有不法行為人的訴訟行為，受害人則無需支付律師費、公證費、差旅費等系列費用，且不法行為人在提起訴訟時，便已經(jīng)預(yù)知到受害人會因為其訴訟行為遭受這部分損失。因此這部分積極損害與行為人惡意提起商標權(quán)訴訟的行為具有因果關(guān)系。就消極損害而言，比如因為不法行為人的訴訟、投訴或者舉報等行為導(dǎo)致受害人的商譽下降、喪失交易機會等，如果沒有不法行為人的商標權(quán)惡意訴訟行為，顯然不會產(chǎn)生后續(xù)一系列的損失。因此這部分消極損害與行為人惡意提起商標權(quán)訴訟的行為具有因果關(guān)系。
在“TELEMATRIX”案中，中訊公司提交的相關(guān)證據(jù)，證明因比特公司提起的商標權(quán)侵權(quán)訴訟導(dǎo)致中訊公司被迫停止生產(chǎn)、銷售TELEMATRIX商標產(chǎn)品的活動，喪失了相關(guān)交易機會，被迫更換生產(chǎn)模具，報廢相關(guān)物料，造成物料和人工損失。中訊公司還因本案應(yīng)訴支出了10萬元律師費。據(jù)此，法院認定比特公司提起的商標侵權(quán)訴訟造成了中訊公司的損失，且該損失與比特公司提起的商標侵權(quán)訴訟具有因果關(guān)系。
四、筆者思考
（一）能否直接以反訴的形式在商標權(quán)侵權(quán)案件中提起反賠請求權(quán)？
《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的解釋》第二百三十三條規(guī)定，反訴與本訴的訴訟請求基于相同法律關(guān)系、訴訟請求之間具有因果關(guān)系，或者反訴與本訴的訴訟請求基于相同事實的，人民法院應(yīng)當(dāng)合并審理。反訴的實質(zhì)條件是指反訴與本訴之間必須具有牽連關(guān)系，它是構(gòu)成反訴的核心要件。所謂反訴與本訴有牽連關(guān)系，具體表現(xiàn)為：第一，訴訟請求基于相同法律關(guān)系；第二，訴訟請求之間具有因果關(guān)系；第三，本訴與反訴的訴訟請求建立在相同事實基礎(chǔ)上。
以此為標尺檢視商標權(quán)侵權(quán)案件中提起反賠請求權(quán)的問題，可以發(fā)現(xiàn)，在商標權(quán)侵權(quán)案件中以反訴的形式提起因惡意提起商標權(quán)訴訟的反賠請求權(quán)難以成立。一方面，本訴與反訴的法律關(guān)系不同。本訴的法律關(guān)系是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛，反訴的法律關(guān)系是因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛；另一方面，本訴與反訴的訴訟請求建立在不同的事實基礎(chǔ)上。侵權(quán)訴訟（本訴）基于行為人實施侵害商標權(quán)的行為，因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害賠償責(zé)任訴訟（反訴）基于本訴人濫用訴權(quán)提起侵權(quán)訴訟的行為。因此，本訴與反訴的訴訟請求并非基于相同法律關(guān)系或相同事實，反訴主張因惡意提起商標權(quán)訴訟的反賠請求權(quán)較難得到法院的支持。實踐中，知識產(chǎn)權(quán)案件里直接以對方涉嫌構(gòu)成惡意訴訟為由提出反訴的，法院一般會駁回，并告知當(dāng)事人“因惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”為案由另案起訴，如(2013)粵高法民三終字第411號案件、（2009）民申字第298號案件等。
（二）因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)能否適用懲罰性賠償制度？
根據(jù)《商標法》的規(guī)定，受害人提起賠償?shù)姆秶?ldquo;因商標注冊人的惡意給他人造成的損失”，江蘇高院出臺的《指南》第9.1條第二款細化了反賠請求權(quán)主張的損失范圍，在受害人的損失難以確定的情況下，可以綜合考慮受害人現(xiàn)實的經(jīng)濟損失以及預(yù)期利潤的損失等相關(guān)因素，酌情確定賠償數(shù)額。受害人主張惡意訴訟行為人賠償其因此而造成的直接損失、交易機會喪失等間接損失，以及增加的合理的交通、食宿、誤工、證人出庭、公證、代理等必要費用的，應(yīng)當(dāng)予以支持。目前的立法規(guī)定以及司法態(tài)度對于反賠請求權(quán)的賠償方式還是以補償性賠償為主，即以填平受害人的損失為目的，并不具備懲罰的意圖。但是，在絕大部分商標侵權(quán)案件中，受害人難以對消極損害部分進行舉證，這部分損失的認定只能依據(jù)法官行使自由裁量權(quán)酌情確定。
《商標法》第63條第1款規(guī)定了商標侵權(quán)的懲罰性賠償，但是并未將惡意提起商標權(quán)訴訟的不法行為人納入懲罰性賠償?shù)倪m用對象。從懲罰性賠償?shù)臉?gòu)成要件分析，不法行為人惡意提起商標權(quán)訴訟，必然具備主觀惡意。司法實踐中，很多不法行為人在惡意提起商標權(quán)訴訟之前都存在惡意注冊、惡意投訴舉報、惡意行為保全等情形，行至訴訟階段，受害人往往都已經(jīng)在司法維權(quán)上耗費了大量的人力、物力，很顯然也對受害人造成嚴重的后果。所以，筆者認為，因惡意提起商標權(quán)訴訟中的反賠請求權(quán)應(yīng)當(dāng)適用懲罰性賠償制度，一方面，不法行為人的惡意訴訟的行為性質(zhì)符合懲罰性賠償?shù)倪m用條件，適用懲罰性賠償更符合其法律本質(zhì)，也可以較為有效地起到遏制、威懾作用；另一方面，懲罰性賠償要求有明確的計算基數(shù)和計算倍數(shù)，司法機關(guān)以受害人能舉證的部分損失作為計算基數(shù)，根據(jù)情節(jié)嚴重程度等因素去確定計算倍數(shù)，在判賠數(shù)額的說理上更加充分，也能讓法律事實更加貼近客觀事實。
結(jié)語
近年來，隨著知識產(chǎn)權(quán)市場的不斷發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)訴權(quán)濫用的問題愈加突出，嚴重影響了我國的司法秩序和知識產(chǎn)權(quán)制度的正常運行，但是，受害人對于商標侵權(quán)惡意訴訟行使反賠請求權(quán)的案例卻并不多，究其原因，很大程度在于立法對于因惡意提起商標侵權(quán)訴訟損害賠償責(zé)任糾紛的規(guī)定還過于粗曠，缺乏統(tǒng)一適用的具體指導(dǎo)。我國應(yīng)當(dāng)重視對商標侵權(quán)惡意訴訟的法律規(guī)制，堅決打擊商標侵權(quán)惡意訴訟的行為，讓企業(yè)的營商環(huán)境免受這股不誠信之風(fēng)的污染，維護司法體制和知識產(chǎn)權(quán)制度的正常運行，促進社會和諧發(fā)展。
